Rebranding firmy to strategiczna decyzja biznesowa, która w świetle przepisów własności przemysłowej wymaga znacznie więcej niż tylko odświeżenia identyfikacji wizualnej czy sprawdzenia dostępności nowej domeny. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak przeprowadzić skuteczny i bezpieczny rebranding firmy, aby zminimalizować ryzyko utraty praw do oznaczeń oraz prawidłowo wdrożyć nową nazwę i logo. Rebranding firmy to strategiczna decyzja biznesowa, która w świetle przepisów własności przemysłowej wymaga znacznie więcej niż tylko odświeżenia identyfikacji wizualnej czy sprawdzenia dostępności nowej domeny. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak przeprowadzić skuteczny i bezpieczny rebranding firmy, aby zminimalizować ryzyko utraty praw do oznaczeń oraz prawidłowo wdrożyć nową nazwę i logo.
Kiedy rebranding firmy wymaga nowej rejestracji znaku towarowego?
Prawo własności przemysłowej przewiduje możliwość korzystania z zarejestrowanego znaku w określonych zmodyfikowanych formach, ale nie każda zmiana oznaczenia będzie neutralna z punktu widzenia prawa ochronnego.
Istotne znaczenie ma przede wszystkim rzeczywiste używanie znaku. Prawo ochronne wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty w przypadku towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat. Wygaśnięcie nie następuje automatycznie – stwierdza je Urząd Patentowy na wniosek, najczęściej konkurenta zainteresowanego przejęciem oznaczenia. Rebranding, który całkowicie zastępuje dotychczasowe logo, uruchamia więc bieg tego pięcioletniego okresu.
Nie oznacza to, że każda modyfikacja grafiki prowadzi do takiego skutku. Ocena wymaga porównania znaku zarejestrowanego z oznaczeniem rzeczywiście używanym oraz ustalenia, czy zmieniona forma zachowuje charakter odróżniający znaku. Znaczenie ma więc nie tylko zakres zmian graficznych, lecz także to, które elementy oznaczenia pozostają niezmienione i jaki jest ogólny charakter znaku.
W przypadku całkowitego przeprojektowania logo sytuacja jest jednak bardziej ryzykowna.
Pozwala to zabezpieczyć nowe oznaczenie, a jednocześnie utrzymać ochronę starego znaku tak długo, jak ma to biznesowe uzasadnienie – prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużane na kolejne okresy dziesięcioletnie.
Prawidłowe zgłoszenie znaku podczas gdy odbywa się rebranding firmy
Jeszcze większe znaczenie ma zmiana nazwy marki. Nowa nazwa powinna zostać poddana badaniu dostępności przed rozpoczęciem jej publicznego używania. Badanie powinno obejmować nie tylko identyczne oznaczenia, lecz również oznaczenia podobne, wykorzystywane do identycznych lub podobnych towarów i usług.
Jest to istotne dlatego, że problemem może być nie tylko identyczność nazw. Ryzyko prawne może powstać również wtedy, gdy nowe oznaczenie jest na tyle podobne do wcześniejszego znaku, że w określonych warunkach może wystąpić prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.
Właśnie z tego powodu sprawdzenie nowej nazwy dopiero po przygotowaniu całej kampanii marketingowej należy uznać za działanie zdecydowanie spóźnione. Jeżeli nazwa została już umieszczona na opakowaniach, stronie internetowej, materiałach reklamowych i dokumentach handlowych, ewentualna konieczność jej zmiany może wygenerować znaczne koszty.
Prawidłowo przeprowadzony rebranding powinien więc zaczynać się od weryfikacji prawnej nowego oznaczenia, a nie od jego publicznego wprowadzenia.
Badanie kolizyjności nowej marki
Analiza powinna obejmować co najmniej: bazę Urzędu Patentowego RP (e‑Wyszukiwarka UPRP), bazę EUIPO obejmującą znaki unijne oraz bazę WIPO (Global Brand Database) w przypadku rejestracji międzynarodowych ze skutkiem w Polsce; wspólnym punktem wyjścia jest wyszukiwarka TMview. Samo wyszukanie identycznej nazwy w wyszukiwarce internetowej nie jest wystarczające.
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy istnieją wcześniejsze znaki identyczne z planowanym oznaczeniem. Następnie należy zbadać znaki podobne pod względem warstwy słownej, fonetycznej, wizualnej lub znaczeniowej. W przypadku niektórych oznaczeń znaczenie może mieć również podobieństwo koncepcyjne.
Kolejnym elementem jest porównanie zakresów ochrony. Dwa identyczne albo podobne oznaczenia nie zawsze prowadzą do kolizji. Znaczenie ma bowiem między innymi to, w przypadku jakich towarów lub usług zostały zgłoszone i czy towary lub usługi pozostają względem siebie w takim związku, że odbiorcy mogą przypisać im wspólne pochodzenie.
Badanie powinno również uwzględniać specyfikę rynku, na którym działa przedsiębiorca. Inaczej należy oceniać ryzyko związane z nazwą wykorzystywaną przez producenta przemysłowego, inaczej zaś nazwę platformy internetowej oferującej usługi dla konsumentów.
Warto również pamiętać, że brak identycznego znaku w rejestrze nie oznacza automatycznie pełnego bezpieczeństwa. Źródłem roszczeń mogą być także inne prawa, w tym prawa do firmy, prawa autorskie, prawa do domeny czy przepisy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.
Klasy towarowe i usługowe mają fundamentalne znaczenie
Jednym z najbardziej praktycznych aspektów rebrandingu jest prawidłowe określenie zakresu ochrony nowego znaku. Zgłoszenie znaku towarowego nie zapewnia bowiem abstrakcyjnego monopolu na nazwę we wszystkich możliwych dziedzinach działalności.
Ochrona jest związana z towarami i usługami wskazanymi w zgłoszeniu. Ich klasyfikacja odbywa się według obowiązującej klasyfikacji nicejskiej.
Przedsiębiorca powinien więc przed zgłoszeniem ustalić, jakie towary i usługi rzeczywiście oferuje oraz jakie zamierza oferować pod nową marką. Nadmierne ograniczenie wykazu może prowadzić do powstania luk w ochronie, natomiast nieuzasadnione rozszerzanie wykazu może zwiększać koszty i komplikować późniejsze zarządzanie portfelem znaków.
Nie należy również automatycznie kopiować wykazu towarów i usług ze starego znaku. Rebranding często wiąże się bowiem ze zmianą modelu biznesowego, wejściem na nowe rynki albo rozszerzeniem działalności.
Nowe zgłoszenie powinno zatem wynikać z aktualnej i przewidywanej działalności przedsiębiorcy, a nie wyłącznie z treści poprzedniej rejestracji.
Przykład 1.
Spółka od dziesięciu lat działa pod marką „Alto”. Zarejestrowała znak słowno-graficzny zawierający tę nazwę oraz charakterystyczny symbol graficzny. W związku ze zmianą strategii marketingowej zarząd decyduje się na nowe logo, w którym nazwa „Alto” pozostaje, ale całkowicie zmieniony zostaje sposób jej przedstawienia oraz element graficzny. Czy dotychczasowe prawo ochronne zabezpiecza nowe logo? Przedsiębiorca musi ocenić, czy nowa forma nie zmienia charakteru odróżniającego znaku. Jeśli zmienia, konieczne jest nowe zgłoszenie do urzędu, aby zamknąć lukę w ochronie między znakiem używanym a zarejestrowanym.
Ochrona terytorialna nowej marki
Kolejnym elementem wymagającym analizy jest terytorium, na którym przedsiębiorca zamierza korzystać z nowej marki. Jeżeli działalność ogranicza się do Polski, przedsiębiorca może rozważyć ochronę krajową. Jeżeli jednak marka ma być wykorzystywana na rynku Unii Europejskiej, istotnym rozwiązaniem może być ochrona unijnego znaku towarowego.
W przypadku działalności międzynarodowej konieczne jest natomiast uwzględnienie państw, w których przedsiębiorca faktycznie zamierza korzystać z oznaczenia. Rebranding jest dobrym momentem na przeprowadzenie takiej analizy, ponieważ nowe oznaczenie może być łatwiej zabezpieczone na wszystkich kluczowych rynkach jeszcze przed rozpoczęciem ekspansji.
W praktyce istotne jest również ustalenie kolejności zgłoszeń. Przy planowaniu międzynarodowej ochrony znaczenie może mieć data pierwszego zgłoszenia i możliwość skorzystania z odpowiednich mechanizmów przewidzianych w systemie ochrony znaków towarowych.
Czy można posiadać jednocześnie stary i nowy znak?
Takie rozwiązanie może być szczególnie korzystne podczas rebrandingu. Przedsiębiorca może zachować ochronę dotychczasowego oznaczenia i jednocześnie uzyskać ochronę nowego znaku.
Pozwala to stworzyć okres przejściowy, podczas którego konsumenci są stopniowo przyzwyczajani do nowej marki. Przykładowo na stronie internetowej lub opakowaniu może przez pewien czas pojawiać się informacja wskazująca na zmianę marki.
Z punktu widzenia zarządzania własnością intelektualną oznacza to jednak konieczność świadomego zarządzania portfelem znaków. Każdy znak generuje bowiem określone obowiązki, a jego utrzymanie powinno być uzasadnione strategią przedsiębiorstwa.
Nie należy więc zgłaszać wszystkich historycznych wersji logo bez analizy ich rzeczywistej wartości. Z drugiej strony zbyt szybkie wygaszanie ochrony może pozbawić przedsiębiorcę praw, które w przyszłości mogą okazać się przydatne.
Logo może być chronione nie tylko jako znak towarowy
Nowe logo może podlegać ochronie z kilku niezależnych podstaw. Oprócz prawa ochronnego na znak towarowy znaczenie mogą mieć przepisy prawa autorskiego.
Jeżeli logo spełnia przesłanki utworu, może korzystać z ochrony przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wówczas szczególnie istotne staje się prawidłowe uregulowanie praw do projektu przygotowanego przez grafika, agencję reklamową lub zewnętrznego projektanta.
Samo zapłacenie za wykonanie logo nie zawsze jest równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych w zakresie odpowiadającym potrzebom przedsiębiorcy. Umowa powinna odpowiednio regulować kwestię praw do projektu, pól eksploatacji, możliwości modyfikowania utworu oraz korzystania z niego w ramach dalszych działań marketingowych.
Problem może być szczególnie istotny wtedy, gdy przedsiębiorca chce zgłosić logo jako znak towarowy. Powinien mieć bowiem pewność, że dysponuje odpowiednimi prawami do elementów graficznych wykorzystanych w oznaczeniu.
