Poradnik Przedsiębiorcy

Bezprawne używanie znaku towarowego - konsekwencje

Słynne oznaczenie ® pojawiające się przy logo danego przedsiębiorcy nie jest tylko zwykłym elementem graficznym – litera R wpisana w okrąg oznacza, że dany symbol został zarejestrowany w polskim lub zagranicznym Urzędzie Patentowym jako znak towarowy i podlega ochronie. Bezprawne używanie znaku towarowego może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.

Rejestracja znaku towarowego zapewnia jego ochronę

O tym, co może stanowić znak towarowy, mówią wprost przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z obowiązującą regulacją za znak towarowy może zostać uznane każde oznaczenie, o ile spełnia ono dwa podstawowe warunki:

  • umożliwia odróżnienie towarów oferowanych przez przedsiębiorcę od towarów innych przedsiębiorców

oraz

  • jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Wskazane powyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Art. 120 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej
1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.
Aby posługiwać się wspomnianym powyżej symbolem ®, przedsiębiorca musi zarejestrować znak towarowy. Procedura rejestracyjna oparta jest na zasadzie pierwszeństwa („kto pierwszy, ten lepszy”) – kto pierwszy skutecznie zarejestruje znak towarowy, może się nim posługiwać. Czasem może to oznaczać, że złośliwy konkurent ubiegnie rzeczywistego twórcę znaku w prawie do jego używania i ochrony. Rejestracja znaku towarowego niesie za sobą wiele korzyści – pozwala na ochronę logo, podnosi prestiż przedsiębiorcy i pozwala na obrót zarejestrowanym znakiem.

Bezprawne używanie znaku towarowego - naprawienie szkody tylko w razie zawinionego naruszenia

W uproszczeniu można przyjąć, że osobie, której przysługuje prawo do znaku towarowego, przysługują roszczenia o:

  • zaniechanie dalszego naruszania jej prawa;

  • naprawienie wyrządzonej bezprawnym działaniem szkody;

  • wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści;

  • roszczenia zapobiegawcze (np. dotyczące zniszczenia produktów opatrzonych znakiem towarowym wykorzystanym w sposób bezprawny).

Art. 296. ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
1) na zasadach ogólnych
albo
2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.
Jeżeli istnieje ryzyko, że produkty bezprawnie oznaczone znakiem towarowym innego przedsiębiorcy mogłyby być używane bez zgody osoby, której przysługuje prawo ochronne, osoba ta może żądać zaniechania:

  1. umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach, elementach  lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony; 

  2. oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

W przypadku zawinionego naruszenia prawa do znaku towarowego, naprawienie wyrządzonej szkody może zostać dokonane:
- poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego wynagrodzenia za używanie znaku towarowego
albo
- na zasadach ogólnych.

Wspomniane powyżej zasady ogólne będą wymagały udowodnienia poniesionych przez przedsiębiorcę szkód rozumianych zarówno jako rzeczywista strata, jak i potencjalnie utracone korzyści. Aby przedsiębiorca skutecznie mógł dochodzić odszkodowania za wyrządzoną mu szkodę, musi wykazać:

  • wystąpienie szkody (np. poniesienie określonej straty finansowej); 

  • zaistnienie zdarzenia powodującego wspomnianą powyżej szkodę (np. bezprawne użycie przysługującego mu znaku towarowego przez innego przedsiębiorcę);

  • związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem;

  • winę innej osoby za naruszenie prawa do znaku towarowego. 

Obowiązkiem powoda występującego z roszczeniem jest wykazanie tych przesłanek i ich udowodnienie. 

Fragment orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10 stycznia 2013 r., wydanego w sprawie o sygn. V ACa 652/12

„Samo naruszenie cudzego prawa ochronnego nie przekłada się automatycznie na zasadność dochodzonego roszczenia uprawnionego ze znaku towarowego. Istotne znaczenie ma to z jakim roszczeniem z tego tytułu występuje uprawniony, gdy każde z wymienionych w art. 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej, cechuje się indywidualnymi, jemu charakterystycznymi przesłankami, które oprócz samego zdarzenia prawnego – naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego, muszą wystąpić dla uznania zasadności roszczenia”.

Roszczenie o zaniechanie stanowi podstawowy sposób dochodzenia roszczeń związanych z bezprawnym używaniem znaku towarowego. Przedsiębiorca może domagać się naprawienia szkody tylko w przypadku, gdy naruszenie prawa ochronnego miało charakter zawiniony. Z tego powodu przedsiębiorca, którego prawo do znaku towarowego zostało bezprawnie naruszone, musi przed wytoczeniem powództwa związanego z ochroną znaku przemyśleć, jakiego roszczenia powinien się domagać.

Wprowadzenie do obrotu produktu oznaczonego znakiem towarowym, którego celem jest wywołanie mylnego wrażenia dotyczącego korzystania z ochrony obejmującej tego rodzaje symbole, stanowi również przestępstwo zagrożone karą grzywny (przepis art. 308 ustawy – Prawo własności przemysłowej). 

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego 

Nie każde używanie znaku towarowego bez uzyskania zgody jego właściciela będzie wiązało się z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Dzieje się tak w przypadku tzw. wyczerpania prawa do znaku towarowego.

W przypadku wyczerpania prawa do znaku towarowego możliwe jest posługiwanie się znakiem towarowym przysługującym przedsiębiorcy bez jego zgody.
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego następuje, jeżeli:

  • przedsiębiorca (właściciel znaku) lub jego licencjobiorca wprowadził towar oznaczony znakiem towarowym na rynek;

  • wprowadzenie na rynek nastąpiło na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  • przedsiębiorca wykorzystujący towar oznaczony znakiem czyni to bez ingerencji w ten towar (bez jego pogorszenia);

  • przedsiębiorca nabył towar w sposób legalny;

  • przedsiębiorca działa zgodnie z zasadami uczciwego handlu.

Przykładowo, przedsiębiorca może podawać w swoich materiałach reklamowych, że swoje usługi wykonuje przy użyciu określonych produktów, posługując się ich znakami towarowymi – w takim przypadku nie musi obawiać się negatywnych konsekwencji prawnych swojej działalności.