Jak chronić nazwę firmy lub produktu - skutki błędów przy ich wyborze

Wybierając nazwę firmy czy produktów trzeba wziąć pod uwagę to, czy i jak chronić nazwę przed wykorzystaniem przez konkurencję. Wiele firm popełnia błąd polegający na wybraniu tzw. nazwy opisowej. Gdy po jakimś czasie chcą tę nazwę zastrzec jako znak towarowy, okazuje się to niemożliwe. Jakich błędów unikać decydując się na wybór nazwy?

Znaki towarowe, czyli jak chronić nazwę

Wybierając nazwę dla swojej firmy czy produktów warto od razu pomyśleć o tym, jak chronić nazwę przed wykorzystaniem przez konkurencję. Jeśli będzie to niemożliwe, to lepiej jeszcze raz się zastanowić nad wyborem. Najlepszą ochronę daje zarejestrowanie oznaczenia jako słownego znaku towarowego. Można wybrać ochronę krajową lub szerszą, np. rejestrując unijny znak towarowy.  Jak chronić nazwę, jeśli nie można zarejestrować znaku słownego? Częściowo problem można rozwiązać rejestrując znak słowno-graficzny (piszemy o tym na końcu artykułu).

Nie może być znakiem towarowym m.in. takie oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Są to tzw. znaki opisowe.

Przykład 1.

Nazwa “myjnia samochodowa Kraków” dla prowadzenia myjni samochodowej nie ma szans na zarejestrowanie jako słowny znak towarowy. Wskazuje ona jednoznacznie na rodzaj i miejsce prowadzenia usługi, ma więc charakter opisowy. Może się nią posługiwać każdy przedsiębiorca, który takie usługi chce świadczyć.

Przykłady znaków opisowych, których nie udało się zarejestrować jako słownych znaków towarowych:

• Herbatniki Tradycyjne;

• Wyborne jajo;

• Fito Apteka.

Nowy wyraz z połączenia kilku innych

Niektóre firmy tworzą nazwy w ten sposób, że łączą kilka dwa lub więcej wyrazów w jeden, tworząc nowe, niewystępujące w języku słowo. Są to tzw. neologizmy. Jak chronić nazwę bedącą neologizmem?

Nie można z góry przyjmować, że taki nowy wyraz można będzie zarejestrować jako znak towarowy. W wielu przypadkach będzie to niemożliwe, bo mimo niewystępowania takiego wyrazu w słowniku, i tak będzie on miał charakter opisowy. A to wyklucza możliwość zarejestrowania go jako znaku towarowego.

Jako przykłady neologizmów, które zostały uznane za opisowe i nie uzyskały ochrony jako znaki towarowe, Urząd Patentowy podaje:

• DigiFilm oraz DigiFilmMaker (znaki towarowe zgłoszone dla towarów i usług związanych z fotografią cyfrową) - bo nie stanowią fantazyjnego neologizmu, kombinację łatwo “odszyfrować”, poszczególne części tworzące nowy wyraz nadmiernie sugerują przeznaczenie wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług;

• PsychoDietetyka - bo nie nadaje się do odróżniania usług określonego przedsiębiorstwa od usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw; połączono wyrazy “psychologia” i “dietetyka”, znaczenie nowego wyrazu jest czytelne dla przeciętnego odbiorcy, mimo że nie występuje w słownikach.

Kiedy neologizm ma szansę na uznanie go za znak towarowy? Jeśli całościowe wrażenie odróżniające “nowy wyraz”, odnoszące się do konkretnych towarów i usług, jest na tyle silne, że bierze górę nad opisowością poszczególnych elementów, które ten nowy wyraz tworzą. Sama błędna struktura gramatyczna nowego wyrazu nie wystarcza do automatycznego przyjęcia, że neologizm ma zdolność odróżniającą.

Połączenie wyrazów opisowych i fantazyjnych

Czy i jak chronić nazwę będącą połączeniem wyrazów fantazyjnych i opisowych? Znakiem towarowym nie może być oznaczenie składające się tylko z wyrazów opisowych. Dodatnie do wyrazów opisowych wyrazu fantazyjnego może być sposobem na to, aby całe takie oznaczenie móc zarejestrować. Dzięki temu chronione będzie oznaczenie jako całość. Nie będzie można jednak zabronić konkurencji używania wyrazów opisowych zawartych w takim oznaczeniu.

Niektóre firmy próbują odróżniać się w ten sposób, że do wyrazów opisowych dodają skrót utworzony z pierwszych liter wyrazów z tego znaku. Czy i jak chronić nazwę z takim skrótem? W takim przypadku znak towarowy oceniany jako całość uznawany jest za opisowy i niemający wystarczających cech odróżniających. Nie może więc zostać zarejestrowany. Jako przykład Urząd Patentowy podaje nazwę “ZZN Zespół Zarządców Nieruchomości”, której nie udało się zarejestrować.

Nazwy aluzyjne i sugerujące

Na rejestrację mogą liczyć nazwy aluzyjne i sugerujące, bo nie są one wprost opisowe, a odbiorca dopiero w drodze pośredniego wnioskowania, skojarzeń jest naprowadzany na cechy towarów.

Jako przykłady oznaczeń aluzyjnych lub sugerujących, które udało się zarejestrować, Urząd Patentowy podaje:

• Herbatniki Apetytki (dla wyrobów cykierniczych);

• Jasne pełne chwile (dla piwa i napojów bezalkoholowych);

• Ciepła podłoga (dla mat grzejnych).

Domeny internetowe jako znaki towarowe

Jak chronić nazwę zawartą w domenie internetowej? Możliwe jest zarejestrowanie adresu internetowego jako znaku towarowego i sporo firm się na to decyduje. Nie każdą domenę uda się jednak chronić jako znak towarowy. Nie mają na to większych szans takie adresy internetowe, które są opisowe. Sam fakt, że “dochodzi” do nich końcówka (.com, .pl) nie ma tu znaczenia, jest ona pomijana podczas badania, czy adres strony zgłoszony jako znak towarowy ma wystarczającą zdolność odróżniającą, czy nie jest opisowy.

Warto to wziąć pod uwagę decydując się na wybór nazwy i domeny. Jeśli zostanie wybrana domena opisowa, to konkurencja bez większych przeszkód będzie mogła prowadzić działalność pod bardzo podobnym adresem, dodając do niego np. inną końcówkę.

Przykład 2.

Na ochronę jako znaki towarowe nie może liczyć np. adres mieszkania.pl przeznaczony do pośrednictwa w wynajmie nieruchomości. Decydując się na prowadzenie działalności pod takim adresem trzeba się liczyć z tym, że inny podmiot z tej samej branży może prowadzić działaność np. pod adresem mieszkania.com, e-mieszkania.pl, mieszkanie.pl. Możliwych kombinacji jest bardzo dużo.

Rejestracja znaku słowno - graficznego

Dla tych firm, które posługują się znakami opisowymi i przez to nie mogą liczyć na ochronę w postaci rejestracji słownego znaku towarowego, częściowym rozwiązaniem problemu może być rejestracja znaku słowno - graficznego.  Przykładem jest tu znak “Wyborne jajo”, którego nie udało się zarejestrować jako znaku słownego, ale które jest zarejestrowane jako znak słowno - graficzny. Jeśli zastosowana grafika jest na tyle charakterystyczna, że cały znak posiada zdolność odróżniającą, to powinien on zostać zarejestrowany. Elementy inne niż opisowe muszą mieć jednak charakter istotny.

Co jednak ważne, taki znak podlega ochronie ze względu na swój wygląd, a nie opisową treść. Dzięki takiej rejestracji nie będzie więc można zabronić konkurencji używania wyrazów opisowych zawartych w znaku. Można będzie natomiast reagować, gdyby ktoś chciał wykorzystać je w takiej samej postaci graficznej, jaka została zarejestrowana jako znak słowno - graficzny.