Poradnik Przedsiębiorcy

Dochodzenie roszczeń z tytułu know-how

Know-how to termin, który w ostatnich latach zdobył w Polsce dużą popularność – jedno z polskich miast wykorzystało nawet te słowa w swoim haśle reklamowym. Know-how oznacza zbiór informacji, metod, sposobów, kompetencji i biegłości w danej dziedzinie.

Czym jest know-how?

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii została zawarta definicja know-how, zgodnie z którą jest to pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

  1. niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,

  2. istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową oraz

  3. zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

Problemem know-how zajęły się również polskie sądy, przyjmując, że know-how oznacza zespół informacji o charakterze poufnym, istotnym oraz zidentyfikowanym.

Ważne!

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lipca 2003 r., sygn. III SA 1661/02

1. Know-how jest to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. Termin „poufny” oznacza, że przedmiot umowy nie jest powszechnie dostępny i znany. Termin „istotny” oznacza, że informacje są ważne i niebanalne, zaś termin „zidentyfikowany” oznacza, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności.

2. Termin „zidentyfikowany” oznacza, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności, oraz aby zapewnić, że licencjobiorca nie jest nadmiernie ograniczony w korzystaniu ze swojej własnej technologii. Aby know-how mogło być zidentyfikowane, musi być ono ustalone w umowie licencyjnej albo w odrębnym dokumencie, bądź też zarejestrowane w jakiejkolwiek innej stosownej formie najpóźniej w chwili, kiedy know-how będzie przekazywane lub wkrótce potem, pod warunkiem, że odrębny dokument lub inne miejsce zarejestrowania będą dostępne w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Know-how jest narażone na ryzyko kradzieży

Każde przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej działalności poufne informacje, metody, rozwiązania jest narażone na czyny nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z powiedzeniem –  konkurencja nie śpi, a metody na uzyskanie cudzych tajemnic są w zasadzie nieograniczone. Z uwagi na fakt, że tajemnica przedsiębiorstwa bardzo często przesądza o jego sukcesie, informacje te powinny być traktowane szczególnie ostrożnie.

Do tej pory dochodzenie roszczeń związanych z know-how odbywało się na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dochodzenie roszczeń z tytułu know-how będzie łatwiejsze?

Choć w ostatnich miesiącach uwaga wszystkich przedsiębiorców była skupiona na nowych przepisach dotyczących RODO, 9 czerwca 2018 r. weszła w życie dyrektywa mająca niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony tajemnic przedsiębiorstwa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem stanowi milowy krok w stronę skutecznego i pełnego zabezpieczenia know-how przed nieuprawnionymi działaniami.

Uwaga!
Dyrektywa zawiera nową definicję know-how, zgodnie z którą tajemnicą przedsiębiorstwa są wszystkie informacje, które:
- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;
- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
- zostały poddane przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym – w danych okolicznościach – działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

Nowe przepisy nie tylko modyfikują dotychczas przyjętą definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz także zmieniają również zakres ochrony know-how.

Najważniejsze regulacje dotyczą:

  • rozszerzenia czynów nieuczciwej konkurencji o samo pozyskanie informacji objętych tajemnicą. Dotychczas czynem nieuczciwej konkurencji było przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Obecnie czynem nieuczciwej konkurencji będzie już pozyskanie tych danych, a zatem przedsiębiorca będzie mógł dochodzić swoich roszczeń jeszcze zanim jego informacje zostaną wykorzystane;

  • rozróżnienia zgodnego z prawem i bezprawnego przekazania, wykorzystania i ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa. Dyrektywa określa szczegółowo, w jakich sytuacjach czyny te są sprzeczne z prawem (np. naruszenie umowy o poufności), a w jakich sytuacjach te działania korzystają z ochrony (np. odkrycie dokonane niezależnie);

  • nałożenia na państwa członkowskie obowiązku stosowania środków procesowych, które są proporcjonalne i sprawiedliwe. Środki te nie mogą tworzyć barier w handlu, jednakże równocześnie muszą mieć charakter prewencyjny i odstraszający;

  • nałożenia obowiązku zachowania know-how w poufności w toku postępowania sądowego. Konieczne będzie zastosowanie takich środków, aby żadne osoby zaangażowane w proces sądowy (nie tylko prawnicy, lecz także urzędnicy sądowi, świadkowie, biegli itp.) w żaden nieuprawniony sposób nie mogły wykorzystać tajemnic przedsiębiorstwa;

  • zapewnienia immunitetu pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości. Jeśli pracownik narusza tajemnicę przedsiębiorstwa, ale czyni to z uwagi na interes ogólny, wówczas nie będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności za dokonany czyn;

  • ułatwienia postępowań o zabezpieczenie roszczeń. Wymogiem skutecznego wniosku o zabezpieczenie roszczenia będzie oczywiście przedłożenie dowodów dotyczących istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa i jej bezprawnego wykorzystania.

Przedsiębiorca może wybrać swoje roszczenie

Co najistotniejsze, dyrektywa zawiera również katalog roszczeń, których dochodzić będzie mógł poszkodowany czynem niedozwolonym właściciel know-how:

  1. żądanie zaprzestania lub zakazu wykorzystywania lub ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa;

  2. zakaz produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu lub użytkowania towarów stanowiących naruszenie prawa bądź zakaz przywozu, wywozu lub przechowywania towarów stanowiących naruszenie tych celów;

  3. środki naprawcze dotyczące towarów stanowiących naruszenie (wycofanie towarów z rynku, pozbawienie towarów cech naruszenia, zniszczenie towarów lub wycofanie ich z obrotu);

  4. zniszczenie – w całości lub częściowo – wszelkich dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektronicznych obejmujących bądź wykorzystujących tajemnicę przedsiębiorstwa lub, w stosownych przypadkach, dostarczenie wnioskodawcy całości lub części tych dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji i plików elektronicznych.

Przedsiębiorca będzie mógł domagać się również zasądzenia odszkodowania w wysokości odpowiedniej do poniesionej szkody (doznanych szkód oraz utraconych korzyści). Dyrektywa przewiduje jednakże możliwość ustalenia odszkodowania w formie niejako przymusowej licencji, jeśli jest to podyktowane okolicznościami sprawy. W takich wypadkach płatność będzie miała charakter ryczałtowy. Ta regulacja ułatwi naprawienie doznanej przez przedsiębiorcę szkody, przedsiębiorca bowiem łatwo wykaże jej wysokość, np. za pomocą stosowanych przez niego opłat licencyjnych czy honorariów. W określonych przypadkach również pozwany będzie mógł domagać się zastosowania takiego rozwiązania.

Szykują się zmiany w polskim prawie

Z uwagi na wspomniane powyżej przepisy dyrektywy zapisy polskich ustaw dotyczących ochrony przedsiębiorców będą musiały zostać znowelizowane. 11 maja 2018 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw.

Nowelizacja obejmie przede wszystkim ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (przepisy art. 11, 18 i 20). Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa zostanie dostosowana do tej wskazanej w Dyrektywie (patrz: ramka powyżej).

Zmiana przewiduje wyjaśnienie pojęcia „pozyskiwania informacji” – będzie to m.in. nieuprawnione przywłaszczenie lub kopiowanie dokumentów, materiałów, substancji czy plików.

Uwaga!
Zgodnie z projektem, przedsiębiorca dochodzący roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji będzie mógł się domagać – oprócz standardowych żądań – ponadto:
- zobowiązania pozwanego do podania wyroku do publicznej wiadomości,
- zapłaty stosownego odszkodowania za wykorzystanie informacji,
- zapłaty stosownego odszkodowania w formie „przymusowej licencji”.

Ujawnienie informacji uzyskanych w toku postępowania sądowego, o czym mowa powyżej, będzie penalizowane za pomocą przepisów karnych.

Ważna zmiana dotyczy przepisu art. 739 Kodeksu postępowania cywilnego, stanowiącego o zabezpieczeniu roszczeń w toku postępowania sądowego. Procesy sądowe są długotrwałe, a instytucja zabezpieczenia roszczeń pozwala na uregulowanie sytuacji prawnej podmiotu dochodzącego swoich roszczeń jeszcze przed wydaniem orzeczenia kończącego sprawę. Celem tej regulacji jest ochrona podmiotu, który jest potencjalnie skrzywdzony działaniem przeciwnika, np. ochrona przedsiębiorcy, którego tajemnice zostały bezprawnie wykorzystane.

Ważne!
Przedsiębiorca, którego know-how zostało wykradzione, powinien pamiętać o możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie jego roszczenia w pozwie albo nawet przed jego złożeniem.

Zgodnie z projektem ustawy sąd będzie mógł nałożyć na osobę uprawnioną obowiązek złożenia kaucji na zabezpieczenie roszczeń nie tylko osoby obowiązanej (jak do tej pory), lecz także na zabezpieczenie roszczeń innych osób. W sprawach związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa będą to na przykład podwykonawcy.

Ostatnia istotna z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana dotyczy przepisu art. 755(1) kpc – w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji zabezpieczenie w postaci określonego nakazu, zakazu lub zajęcia ruchomości będzie mogło zostać zamienione na obowiązek złożenia przez obowiązanego odpowiedniej sumy pieniężnej do depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów.