Poradnik Przedsiębiorcy

Unieważnienie znaku towarowego, czy jest to możliwe?

Prawo ochronne na znak towarowy nie ma charakteru absolutnego. Wielu przedsiębiorcom może się wydawać, że zarejestrowanie znaku towarowego sprawi, że ich znak będzie chroniony przez dziesięciolecia. Nie jest to prawdą. Prawo ochronne wygaśnie z upływem czasu, na jaki zostało zarejestrowane, a ponadto w niektórych szczególnych przypadkach możliwe jest również unieważnienie znaku towarowego.

Unieważnienie znaku towarowego w całości lub w części

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie towarów przedsiębiorcy, o ile pozwala na ich jednoznaczną identyfikację i odróżnienie od wszystkich innych towarów wszystkich innych przedsiębiorców dostępnych na rynku. Znak towarowy powinien zostać zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Poprzez rejestrację przedsiębiorca uzyskuje prawo ochronne i skuteczniejszą możliwość zapobiegania szkodliwym działaniom nieuczciwej konkurencji. Po rejestracji przedsiębiorca może również posługiwać się znakiem ®. Rejestracja przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści, w tym również wymiernych korzyści o charakterze majątkowym. Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem obrotu – przedsiębiorca może w zasadzie dowolnie rozporządzać swoim prawem, na przykład sprzedać je innemu podmiotowi, przekazać w darowiźnie czy przenieść na spadkobierców za pomocą testamentu. Zarejestrowanie znaku towarowego nie daje przedsiębiorcy bezwzględnego prawa – prawo do znaku może zostać unieważnione.Przepis art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej
„1. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129(1), art. 136(1) oraz art. 136(3), i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132(1) ust. 1–3. 
2. W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 129(1) ust. 4 lub art. 132(1) ust. 1–3, na prawo to może powoływać się jedynie uprawniony z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio”.
Jest jedna, najważniejsza przesłanka umożliwiająca unieważnienie znaku towarowego – niespełnienie warunków, których zachowanie jest konieczne do prawidłowej rejestracji znaku towarowego. Decyzja o unieważnieniu może zostać wydana wówczas, gdy: 

  • oznaczenie nie może stanowić znaku towarowego (np. jest określeniem używanym powszechnie i nie ma charakteru wyróżniającego, przykładowo „pyszne ciastka”);

  • nie zostały spełnione warunki wymagane dla rejestracji wspólnego znaku towarowego (np. istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd dotyczący charakteru znaku lub jego znaczenia);

  • nie zostały spełnione warunki wymagane dla znaku towarowego gwarancyjnego (np. zaproponowany regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym);

  • znak narusza prawa osób trzecich;

  • znak jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

  • znak identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

W ostatnich trzech ze wskazanych powyżej sytuacji z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego może wystąpić wyłącznie osoba uprawniona z wcześniejszego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw z niego wynikających. Procedura rejestracyjna znaku towarowego przyznaje osobom zainteresowanym (osobom uprawnionym do wcześniejszego znaku towarowego oraz osobom uprawnionym z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego) prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli osoba zainteresowana nie złoży sprzeciwu przed rejestracją znaku nie oznacza to, że zarejestrowany znak nie może zostać nigdy unieważniony – osoba zainteresowana będzie mogła wystąpić z wnioskiem o unieważnienie przez pięć kolejnych lat. W skrócie, jeżeli znak towarowy został zarejestrowany wbrew obowiązującym przepisom, w sytuacji, w której wniosek zgłaszającego powinien zostać rozpoznany odmownie, znak towarowy może zostać unieważniony po dokonaniu rejestracji. Unieważnienie znaku towarowego ma skutek wsteczny – prawo ochronne jest uważane za nigdy nieistniejące. Decyzja o unieważnieniu znaku ma niezwykle istotne znaczenie i odnosi skutek ex tunc, tj. działa wstecz – od momentu wydania wadliwej decyzji o zarejestrowaniu znaku. Oznacza to, że oznaczenie jest traktowane tak, jakby prawo ochronne nigdy nie zostało zarejestrowane. Unieważnienie znaku odniesie zatem skutek również względem wszystkich potencjalnych czynności, których przedsiębiorca dokonał po rejestracji (np. jeżeli przedsiębiorca sporządził testament, w którym przekazał na wypadek swojej śmierci prawo ochronne określonemu spadkobiercy, unieważnienie znaku towarowego spowoduje, że zapis testamentowy przestanie być skuteczny).

Pięć lat na ochronę znaku

Unieważnienie znaku towarowego występuje na wniosek. Ciężar udowodnienia, że znak towarowy został zarejestrowany nieprawidłowo i powinien zostać unieważniony, spoczywa na osobie wnoszącej wniosek, co oznacza, że to wnioskodawca musi przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń i przekonać Urząd Patentowy do wydania decyzji unieważniającej. Nie zwalnia to przedsiębiorcy, któremu przysługuje zakwestionowane prawo ochronne, z obowiązku podjęcia stosownej obrony. Adresat wniosku winien wskazywać, że wbrew twierdzeniom wnioskodawcy znak został zarejestrowany prawidłowo, a wniosek powinien zostać oddalony. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić również Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego. Czasem unieważnienie znaku towarowego nie będzie możliwe. Jak wskazano w przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej, z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić, jeżeli:

  • z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu; 

  • na znak towarowy udzielono wprawdzie prawa ochronnego z naruszeniem obowiązujących przepisów, ale do dnia złożenia wniosku znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu; 

  • z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu; 

  • jeżeli sprzeciw oparty na tych samych prawach wcześniejszych i na tych samych podstawach prawnych został prawomocnie oddalony”.

W pierwszym oraz w trzecim ze wskazanych przypadków znak może zostać unieważniony, jeżeli przedsiębiorca, któremu przysługuje późniejsze prawo, uzyskał je działając w tzw. złej wierze (co oznacza, że osoba ta dokonała naruszenia z rozmysłem).

Co ważne, Prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli przed dniem złożenia wniosku zostało wszczęte postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy.

Prawo ochronne na znak może po prostu wygasnąć

Prawo ochronne na znak towarowy traci swoją moc wraz z upływem okresu, na jaki prawo zostało udzielone oraz w przypadku zrzeczenia się przez uprawnionego z prawa do jego używania.Przepis art. 168 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej
„Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek: 
1) upływu okresu, na który zostało udzielone; 
2) zrzeczenia się prawa przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą na nim prawa”.
Co do zasady, prawo ochronne trwa przez 10 lat. Warunkiem uzyskania ochrony na kolejne okresy jest uiszczenie stosownej opłaty.